BIG MAC is even geen geldig merk meer in Europa

17 januari 2019 | Blog

Merkrechten worden verkregen door inschrijving in de merkregisters. Na inschrijving kan het merk in beginsel voor een onbeperkte duur worden beschermd, zolang de verlengingstaksen maar worden betaald en zolang het merk in het economisch verkeer normaal wordt gebruikt.

De eis van normaal gebruik
Wanneer een merk in onbruik raakt dan kan het vervallen worden verklaard op verzoek van iedere belanghebbende (wanneer het merk langer dan vijf jaar ingeschreven staat). Met deze regel wordt beoogd om zeker te stellen dat een economische rechtvaardiging bestaat voor de (beperkte) monopolie die het merkenrecht is. Bestaat die rechtvaardiging niet of niet meer, dan wordt het juist geacht om het merkenregister te zuiveren van deze merken. Zo kan het register blijven fungeren als informatiebron voor andere marktpartijen. Zij kunnen, op basis van de inhoud van het register, hun rechtspositie vaststellen.

Bewijs van normaal gebruik van een merk
Het merk moet dus in het economisch verkeer normaal gebruikt worden. Dit betekent dat sprake is van een gebruik van het merk dat strookt met de wezenlijke functie van het merk. Die functie bestaat erin dat het publiek de identiteit van de oorsprong van een product of dienst kan vaststellen aan de hand van het merk. Het merk dient dan om de producten van een onderneming zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van producten met een andere oorsprong. Het gebruik van het merk moet een werkelijk commercieel doel dienen. Symbolisch gebruik is onvoldoende. Wanneer van normaal gebruik sprake is kan niet in abstracte zin worden bepaald maar moet voor ieder individueel geval worden beoordeeld op basis van alle omstandigheden van het geval.

De merkhouder zal het bewijs van normaal gebruik moeten leveren. Dat de merkhouder het bewijs van gebruik moet leveren is bijzonder wanneer men de normale bewijsregels uit ons (nationale) recht in ogenschouw neemt (zoals o.a. in art. 150 Rv). Volgens die regels dient degene die een vordering instelt, de gegrondheid van die vordering aan te tonen. In zaken[1] over (niet-)normaal gebruik van merken geldt dus een afwijkende bewijsregeling. De belanghebbende die het verval inroept kan volstaan met de blote stelling van niet-gebruik. Vervolgens is het aan de merkhouder om het tegendeel te bewijzen. Deze regeling komt tegemoet aan de moeilijkheid die de derde vaak heeft om negatief bewijs van niet-gebruik van een merk te leveren. Het is immers veel eenvoudiger voor de merkhouder om bewijs te leveren dat het merk wel gebruikt is. Die merkhouder 'zit immers op dat bewijs'.

Het normaal gebruik moet worden aangetoond voor de vijf jaar voorafgaande aan het instellen van de vordering tot verval. Uit de bewijsmiddelen moet de tijd, plaats en wijze van het gestelde gebruik van het merk voldoende blijken zodat kan worden vastgesteld dat het merkgebruik in de relevante periode en in het relevante gebied (waar het merk ingeschreven is) heeft plaatsgevonden.

Beslissing EUIPO inzake BIG MAC
Over die bewijslast moet de merkhouder niet te licht denken. Dat volgt wel uit de beslissing van het Europese merkbureau (EUIPO) in Allicante van 11 januari 2019 over het merk BIG MAC van McDonald's.[2] Het EUIPO heeft dit merk op verzoek van een Ierse onderneming Supermac's Ltd vervallen verklaard op grond dat het niet normaal is gebruikt. Dit oordeel zal de meeste wenkbrauwen doen fronsen. BIG MAC is immers een wereldberoemd merk.

Bewijsvoering
Het EUIPO is tot dit oordeel gekomen op basis van de in het geding gebrachte bewijsstukken. McDonald's heeft in de procedure uitsluitend bewijsmiddelen ingediend waaruit niet objectief kon worden afgeleid dat het merk in de relevante periode werkelijk normaal is gebruikt met het oog om afzet te genereren, en dat wordt afgestraft. Onvoldoende bewijs waren:

  • een uitdraai van Wikipedia, waarvan het EUIPO zegt dat dat geen betrouwbaar bewijs is;
  • verklaringen van hoge piefen binnen McDonald's in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze zijn van onvoldoende gewicht omdat dit partijverklaringen zijn; en,
  • schermafdrukken van de McDonalds websites gericht op alle Europese landen. Deze zijn onvoldoende omdat daaruit niet volgt dat men de producten ook online kan bestellen c.q. heeft besteld.

Er is geen bewijs overgelegd van ook maar een verkoop van een BIG MAC in Europa. Dat wordt McDonald's aangerekend. Ook voor wereldberoemde merken geldt dus de verplichting om gedegen bewijs te leveren. Zij kunnen niet achteroverleunen en ervan uitgaan dat de bekendheid van het merk wel als feit van algemene bekendheid zal worden geaccepteerd.[3]

Hoewel McDonald's kan worden verweten dat zij wel erg makkelijk over de op haar rustende bewijsverplichting heeft gedacht, is de uitkomst in deze zaak toch moeilijk te verkroppen. De specifieke bewijsregeling die geldt in zaken over normaal gebruik van merken werkt in de hand dat partijen evident kansloze zaken instellen met het enkele doel om de rechtmatige belangen van een merkhouder te frustreren. Dat soort acties, waarvan verdedigbaar is dat het naar Nederlands recht zelfs misbruik van recht oplevert, behoren niet beloond te worden.

Tot slot
Dit is overigens niet het einde van het merk BIG MAC. McDonald's heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan.[4] Zij zal daar ongetwijfeld wat zorgvuldiger omgaan met de op har rustende bewijslast. Hopelijk leidt dat tot een uitkomst die meer recht doet aan het rechtsgevoel.

[1] Dit geldt in ieder geval expliciet voor de vervalprocedures die gevoerd worden bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en voor het Europese merkbureau (EUIPO)

[2] EUIPO Cancellation Division 11 januari 2019, zaaknummer 14 788 C.

[3] Dat is anders onder Nederlands recht waar art. 149 lid 2 Rv bepaalt dat de rechter een feit van algemene bekendheid aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen ook zonder dat daarvan het bewijs wordt geleverd.  

[4] Bovendien beschikt McDonald's nog over een andere EU-registratie voor hetzelfde merk, van latere datum.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven